총판이 브랜드 상표를 자기 이름으로 등록했다면? 계약위반·사용금지·손해배상 검토
Editor's Letter
믿고 맡긴 총판이 어느 날 내 브랜드의 상표권자가 되어 있습니다. 계약 종료를 통보하자 오히려 "상표 사용을 중단하라"는 내용증명이 돌아오는 경우도 있습니다.
총판 상표등록 계약위반 분쟁은 상표 등록을 다투는 절차와 계약 책임을 묻는 절차가 서로 다른 기관에서, 서로 다른 요건으로 움직입니다. 어느 쪽을 먼저, 어떤 증거로 시작하느냐에 따라 협상력이 달라집니다.
초기 대응이 결과를 좌우합니다.
The Brief
총판이 본사 동의 없이 브랜드 상표를 자기 명의로 등록했다면, 상표법 제34조 제1항 제20호 또는 제21호를 근거로 등록무효심판을 검토할 수 있습니다. 이와 별도로 총판계약의 내용과 개별 청구요건에 따라 손해배상과 사용·판매금지 가능성을 함께 검토합니다.
한눈에 정리
등록무효심판(특허심판원)과 계약상 청구(법원)는 근거와 요건이 달라 나누어 설계합니다.
대법원은 상표의 개발·선정·사용 경위, 사용 통제와 품질 관리 주체, 당사자 내부 관계를 종합해 권리자를 판단합니다.
제20호·제21호에 따른 무효심판은 상표법상 5년 제척기간 대상에 포함되어 있지 않습니다.
대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사·변리사가 사건을 직접 담당합니다.
담당: 김선하 대표변호사·IP센터장 / 권선례 파트너변호사·변리사
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목차
I. 총판 상표등록이 무효·계약위반이 되는 기준
II. 단계별 초기 대응
III. 관련 계약·상표 분쟁 수행사례
IV. 언론 보도·칼럼
V. FAQ
VI. 변호사 프로필
VII. 학력·경력
VIII. 찾아오시는 길
I. 총판 상표등록이 무효·계약위반이 되는 기준
총판이 거래 과정에서 알게 된 본사 브랜드를 본사 동의 없이 자기 이름으로 등록했다면, 그 등록에 무효 사유가 있는지 검토할 수 있고 계약 위반 책임도 별도로 따질 수 있습니다. 다만 총판계약서에 상표 출원을 허락하거나 위임한 문구가 있다면 판단이 달라지므로, 계약서부터 확인합니다.
1. 법률 근거
조항 | 내용 (요지) |
|---|---|
상표법 제34조 제1항 제20호 | 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서, 그와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원한 경우 등록을 받을 수 없습니다. |
상표법 제34조 제1항 제21호 | 조약당사국에 등록된 상표의 권리자와 계약관계나 업무상 거래관계 등에 있거나 있었던 자가 권리자의 동의 없이 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원한 경우 등록을 받을 수 없습니다. |
상표법 제117조 제1항 | 제34조 등에 위반하여 등록된 상표는 이해관계인 또는 심사관이 무효심판을 청구할 수 있습니다. |
2. 제20호와 제21호, 내 사건에는 무엇이 적용되나
구분 | 제20호 | 제21호 |
|---|---|---|
보호 대상 | 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표 (등록 여부 불문) | 조약당사국(해외)에 등록된 상표 |
주로 문제되는 사건 | 국내 브랜드 본사와 총판·대리점 간 분쟁, 해외 브랜드라도 국내에서 사용된 상표를 수입 총판이 등록한 경우 | 해외 본사가 자국 등에 상표를 등록해 둔 상태에서 국내 총판이 동의 없이 등록한 경우 |
핵심 입증 사항 | 총판이 그 상표를 본사 것으로 알고 있었다는 점, 본사가 상표등록을 받을 수 있는 권리자라는 점 | 해외 등록 사실, 거래관계, 권리자의 동의가 없었다는 점 |
두 조항은 함께 주장할 수 있으며, 해외 브랜드 수입 총판 사건에서는 제21호와 제20호를 병행 검토하는 경우가 많습니다.
3. 성립요건 표
요건 | 설명 | 조항 |
|---|---|---|
관계의 존재 | 총판·대리점·수입업·위탁생산 등 출원 전부터 본사와 계약관계나 업무상 거래관계가 있었어야 합니다. | 제34조 제1항 제20호·제21호 |
상표에 대한 인식 | 총판이 그 상표가 본사가 쓰거나 쓰려고 준비 중인 상표임을 알고 있었어야 합니다. 총판계약 자체가 이를 보여주는 경우가 많습니다. | 제34조 제1항 제20호 |
동일·유사한 상표·상품 | 등록 상표와 지정상품이 본사 브랜드·상품과 같거나 비슷해야 합니다. | 제34조 제1항 제20호·제21호 |
권리자의 동의 부재 | 본사가 총판 명의 출원을 승인·위임하지 않았어야 합니다. 이메일·회의록 한 줄이 쟁점이 됩니다. | 제34조 제1항 제21호 |
판단 시점 | 위 사유는 원칙적으로 출원한 때를 기준으로 판단하되, 출원인이 해당 조항의 '타인'에 해당하는지는 상표등록여부결정 시를 기준으로 판단합니다. | 제34조 제2항 |
4. 쉽게 말하면
총판은 브랜드를 "팔 수 있는 권한"을 받은 것이지, 그 자체로 "등록할 권한"까지 받은 것은 아닙니다. 브랜드의 개발·선정·사용 경위와 품질 관리 주체 등은 상표등록을 받을 수 있는 권리자를 판단하는 중요한 요소입니다. 계약서와 거래 기록으로 이러한 사정을 뒷받침해야 합니다.
5. 이런 경우 실제 등록이 무효로 판단됐습니다
수입업자가 해외 브랜드를 국내에 먼저 등록한 경우 — 외국회사로부터 상표가 표시된 상품을 수입해 국내에 팔던 회사가 같은 상표를 등록했습니다. 대법원은 외국회사가 국내 유통을 전제로 상품을 수출했고 그 상표가 표시된 그대로 국내에서 유통된 점 등을 들어, 수입업자가 업무상 거래관계를 통해 알게 된 상표를 신의성실의 원칙에 반해 등록한 것으로 보고 제20호에 따라 무효라고 판단했습니다.
(출처: 대법원 2023. 3. 9. 선고 2022후10289 판결, 국가법령정보센터)
위탁경영을 맡은 업체가 제품명을 자기 상표로 등록한 경우 — 비료공장 위탁경영 계약에 따라 제품을 만들던 업체가 제품명 '장보고'를 자기 명의로 등록했습니다. 대법원은 명칭 선정에 위탁자가 관여했고, 계약상 위탁자에게 표장 사용 통제와 품질 관리 권한이 있었으며, 판매·광고가 위탁자 명의로 이루어진 점 등을 종합해 제20호에 해당한다고 보고 원심을 파기환송했습니다.
(출처: 대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 대한민국 법원)
6. 주요 판례
사건번호 | 쟁점 | 판단 요지 |
|---|---|---|
대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결 (파기환송) | 제34조 제1항 제20호 적용 요건 (대법원이 적용 요건을 처음 제시한 사례로 소개) | 누가 상표등록을 받을 권리자인지는 당사자 내부 관계, 상표의 개발·선정·사용 경위, 사용 통제와 품질 관리 주체 등을 종합해 판단합니다. |
대법원 2023. 3. 9. 선고 2022후10289 판결 | 수입업자의 선점 등록 | 국내 유통을 전제로 수출되어 그대로 유통된 상품의 상표는 수입업자와의 관계에서 '타인이 사용한 상표'에 해당하며, 이를 등록한 것은 신의칙 위반으로 무효입니다. |
7. 처벌·구제 표
구분 | 수단 | 실무 포인트 |
|---|---|---|
형사 | 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목·나목(국내에 널리 알려진 상품표지·영업표지와 혼동을 일으키는 행위), 사목(해외 등록상표 권리자의 대리인·대표자였던 자의 무단 사용) 위반 고소 검토 | 위 행위는 같은 법 제18조 제4항에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금 대상입니다. 총판 명의로만 상표가 등록된 상태라면 상표법 위반 고소는 어렵기 때문에, 표지의 주지성이나 대리인 관계를 입증할 수 있는지가 관건입니다. |
민사 | 계약위반 손해배상, 계약에 상표 귀속·이전 약정이 있는 경우 상표권 이전등록 청구, 부정경쟁방지법 제4조에 따른 사용금지·예방 청구와 침해품 폐기 청구, 이를 보전하기 위한 사용금지·판매금지 가처분 | 계약 위반, 부정경쟁행위, 등록무효는 각각 요건이 다르므로 어떤 근거로 무엇을 청구할지 나누어 정합니다. |
심판·행정 (특허심판원·지식재산처) | 등록된 상표는 등록무효심판(제117조), 아직 출원공고 단계라면 이의신청(제60조) | 이의신청은 등록 전에 막는 절차로, 출원공고일부터 30일 이내에 지식재산처장에게 해야 합니다(2025년 7월 22일 출원공고 건부터 적용). 이미 등록된 상표는 무효심판으로 다툽니다. |
8. 손해배상 금액은 어떻게 정해지나
계약위반 손해배상은 총판의 무단 등록·계속 사용과 상당한 관련이 있는 손해를 기준으로 판단합니다. 국내 매출 감소분, 신규 총판 계약 지연에 따른 손실, 분쟁 대응 비용 등이 거론되지만, 각 손실·비용이 배상 대상에 포함되는지와 계약서의 위약금 조항을 개별적으로 검토합니다. 위약금·손해배상 예정 조항이 있다면 그 문언과 성격에 따라 손해 입증 부담이 달라질 수 있으며, 예정액이 지나치게 많으면 법원이 감액할 수도 있습니다.
II. 단계별 초기 대응
총판 상표등록 계약위반 분쟁에서 상대방 요구의 근거는 결국 문서로 확인됩니다. 아래 순서대로 자료를 모으고 대응 방향을 정합니다.
Step 1. 증거 확보 (24시간 이내 확보 권장)
총판계약서·부속합의서, 상표 사용 승인 또는 출원 관련 이메일·메신저 기록, 브랜드 개발·로고 제작 자료, 해외 등록증, 품질 관리 지시 기록, 본사 명의 광고·카탈로그를 확보합니다. 상표등록원부를 열람해 출원일·등록일·지정상품을 확인합니다.
Step 2. 법적 검토 의뢰
계약서상 사용허락 범위, 상표 귀속 조항, 계약 종료 후 사용 금지 조항을 검토하고, 총판 명의 등록에 대한 승인·위임으로 읽힐 수 있는 문구가 있는지 확인합니다. 계약상 의무 위반 주장과 상표권 침해 주장은 근거·관할·입증 대상이 다르므로 이 단계에서 분리합니다.
Step 3. 대응 전략 수립
등록무효심판, 계약위반 소송, 사용금지 가처분, 부정경쟁방지법상 조치 중 무엇을 먼저 진행할지 정합니다. 소송 전 합의로 상표권 이전과 재고 처리를 마무리할 수 있는지부터 검토하고, 협상이 결렬될 경우를 대비한 절차를 동시에 준비합니다.
Step 4. 거래 기록·디지털 자료 포렌식
총판이 출원 전 본사 상표를 알고 있었다는 점, 본사가 품질을 관리해 왔다는 점을 보여주는 이메일·서버 기록을 포렌식으로 보존합니다. 회신이나 자료 제출 전에는 원가·거래처·신제품 정보 등 상대방에게 노출되면 안 되는 비밀정보를 걸러냅니다.
Step 5. 심판 청구 또는 민사 소송 제기
특허심판원에 등록무효심판을 청구하고, 필요하면 법원에 계약위반 손해배상 및 사용금지 청구를 제기합니다. 유통 차단이 급하면 가처분을 먼저 신청합니다.
Step 6. 사후 재발 방지
본사 명의로 상표를 출원·정비하고, 새 총판계약에 "상표 및 관련 권리는 본사에 귀속되며 총판은 출원할 수 없다", "계약 종료 즉시 사용 중단 및 재고 처리 기한" 조항을 명시합니다.
III. 관련 계약·상표 분쟁 수행사례
아래는 총판의 무단 상표등록 무효 사건과 동일한 유형이 아니라, 독점 판매권·상표 라이선스 계약·상표권 보전 등 총판 분쟁과 맞닿은 영역에서 법무법인 태림 IP그룹이 수행한 사례입니다.
실제 사례 — 특정 소셜커머스에서 같은 상표로 판매하던 업체들에 판매중단·재발방지 조치 특정 소셜커머스에서 의뢰인과 같은 상표를 사용해 상품을 판매한 업체들을 상대로, 김선하·권선례 변호사는 상대방의 행위가 의뢰인의 독점 판매권을 침해한다는 점을 정리해 내용증명으로 대응했고 판매중단 및 재발방지 조치를 이끌어냈습니다.
유통 권한의 범위를 문서로 특정하는 것이 총판 분쟁에서도 출발점이 됩니다.
(출처: 법무법인 태림 성공사례, 사례 상세 보기)
사건 유형 | 결과 | 상세 링크 |
|---|---|---|
상표 및 라이선스 계약 청구 손해배상 항소심 | 항소심 전부 인용 | |
상표 등 라이선스 계약 후 로열티 미지급·계약해지 | 인용 | |
특정 소셜커머스 내 같은 상표 사용 판매자 판매중단·재발방지 | 내용증명 해결 | |
상표권실시료 청구소송 | 승소 | |
차용사실 부인 채무자 상대 상표권 가압류 | 인용 | |
상표권자로부터 침해중단 요청받은 의뢰인 대리 | 방어성공 | |
상표권 위반 민·형사 조치 경고 받은 회사 대리 | 합의 도출 |
IV. 언론 보도·칼럼
매체 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
머니투데이 (2021.12) | 김선하 변호사 — 메타버스 관련 사업의 지식재산권 리스크와 침해 분쟁 대응 | |
머니투데이 (2023.06) | 권선례 지식재산권전문변호사 — "영업비밀 유출, 절반 이상은 퇴직자" | |
법무법인 태림 (2023.08) | 김선하 지식재산센터장, 한국저작권위원회 저작권법률지원단 30인 선정 |
V. FAQ
Q. 총판 상표등록 계약위반 분쟁에서 상대 요구의 근거는 어떤 문서로 확인하나요?
A. 총판계약서와 상표등록원부가 1차 근거입니다. 계약서의 사용허락 범위·상표 귀속·계약 종료 후 조항을 보고, 등록원부로 출원일과 지정상품을 확인합니다. 여기에 출원 전후의 이메일·회의록을 맞대어 보면 상대방 주장에 실제 근거가 있는지 드러납니다.
Q. 계약상 의무 위반과 상표권 침해 주장은 어떻게 구분하나요?
A. 계약 위반은 "약속을 어겼다"는 문제이고, 상표권 침해는 "등록된 권리를 침범했다"는 문제입니다. 총판 사건에서는 총판이 등록 상표권을 앞세워 침해를 주장하고, 본사는 계약 위반과 등록무효로 맞서는 구조가 많습니다. 판단 기관(법원·특허심판원)과 입증 대상이 다르므로 처음부터 나누어 설계합니다.
Q. 기술전문가나 실무 담당자의 검토자료는 변호사에게 어떻게 전달하나요?
A. 원본 파일을 수정하지 않은 상태로, 작성일·작성자가 드러나게 전달하는 것이 좋습니다. 브랜드 개발 경위, 품질 관리 기준서, 로고 제작 이력처럼 "누가 상표를 관리했는지"를 보여주는 자료를 시간순으로 정리하면 검토가 빨라집니다.
Q. 회신이나 자료 제출 전에 비밀정보는 무엇을 확인하나요?
A. 원가·마진, 다른 거래처 정보, 신제품 계획처럼 분쟁 쟁점과 무관하면서 상대방에게 유리하게 쓰일 수 있는 정보를 먼저 걸러냅니다. 총판의 내용증명에 서둘러 회신하면 불리한 진술이 되기도 하므로, 회신 문안은 검토 후 발송합니다.
Q. 개별 법적 대응을 상담하려면 어떤 통지·계약·손해자료가 필요한가요?
A. 총판계약서 전체(부속합의 포함), 상대방이 보낸 내용증명·경고장, 상표등록원부, 계약 종료 통지 내역, 매출 변동 자료를 준비하면 첫 상담에서 대응 방향까지 잡을 수 있습니다.
Q. 총판이 등록한 상표, 등록된 지 5년이 지나도 무효를 다툴 수 있나요?
A. 다툴 수 있는 경우가 많습니다. 상표법 제122조 제1항은 일부 무효 사유에 대해 상표등록일부터 5년이 지나면 무효심판을 청구할 수 없도록 정하고 있지만, 그 대상에 제34조 제1항 제20호·제21호는 포함되어 있지 않습니다. 다만 등록 시기에 따라 적용 법령을 확인해야 하고, 시간이 지날수록 거래 증거 보존이 어려워지므로 빨리 시작하는 편이 유리합니다.
Q. 지식재산권전문변호사와 일반 변호사의 차이는 무엇인가요?
A. 핵심은 대한변호사협회의 공식 등록 여부입니다. 모든 변호사가 지식재산권 사건을 수임할 수는 있지만, 대한변호사협회 등록 전문변호사로 표시하려면 협회의 전문분야 등록을 받아야 합니다. 대한변호사협회는 「변호사 전문분야 등록에 관한 규정」에 따라 일정 수준의 법조경력, 사건 수행 실적, 전문분야 관련 교육 이수 시간을 모두 충족한 변호사에게만 전문변호사 등록을 허용합니다. 법무법인 태림 IP그룹의 김선하, 권선례 변호사는 대한변협 등록 지식재산권법 전문변호사인 동시에 변리사로 등록되어 있습니다. 이를 통해 기술적 이해가 필요한 특허부터 권리 관계가 복잡한 상표, 저작권, 영업비밀까지 전 분야에 걸쳐 보다 정밀하고 통합적인 대응이 가능합니다.
Q. 무효심판을 하려면 변리사를 따로 선임해야 하나요?
A. 담당 변호사가 변리사로 등록되어 있어 특허심판원 무효심판과 법원의 계약 소송을 한 팀에서 함께 수행할 수 있습니다. 구체적인 수행 체계는 상담 시 사건 내용에 맞춰 안내합니다.
Q. 소송 없이 해결할 수 있는 방법이 있나요?
A. 있습니다. 무효 사유와 계약 위반 근거를 정리한 내용증명으로 상표권 이전, 사용 중단, 재고 처리 기한을 협상하는 방식입니다. 상대방이 심판 결과를 가늠할 수 있을 만큼 근거가 분명할수록 협상의 여지가 넓어집니다.
Q. 비용은 어떻게 산정되고, 상담 예약은 어떻게 하나요?
A. 비용은 진행 절차(내용증명·심판·소송·가처분)의 수와 사건 난이도에 따라 상담 후 산정합니다. 상담은 전화 1522-7005, 카카오 채팅, 상담예약 페이지에서 신청할 수 있으며 야간·주말은 예약제로 운영합니다.
VI. 변호사 프로필
김선하 대표변호사
항목 | 내용 |
|---|---|
성명 | 김선하 변호사 |
직위 | 대표변호사 · IP센터장 |
소속 | 법무법인 태림 서울 주사무소 |
전문변호사 등록 | 지식재산권법 (대한변호사협회) |
변리사 | 등록 |
학력 | 고려대학교 법학과 |
사법시험 | 제51회 합격 (2009) |
사법연수원 | 제41기 수료 (2012) |
재직 | 법무법인 태림 2019~현재 |
프로필 | |
전화 | 1522-7005 |
권선례 파트너변호사
항목 | 내용 |
|---|---|
성명 | 권선례 변호사 |
직위 | 파트너변호사 · 변리사 |
소속 | 법무법인 태림 서울 주사무소 |
전문변호사 등록 | 지식재산권법 (대한변호사협회) |
변리사 | 등록 (2023년) |
학력 | 연세대학교 경영학과 → 연세대학교 법학전문대학원 |
변호사시험 | 제5회 합격 |
재직 | 법무법인 태림 2021~현재 |
프로필 | |
전화 | 1522-7005 |
VII. 학력·경력
김선하 대표변호사
고려대학교 법학과 졸업
제51회 사법시험 합격 (2009)
제41기 사법연수원 수료 (2012)
법무법인 태림 대표변호사·IP센터장 (2019~현재)
대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
산업기술분쟁조정위원회 분쟁조정위원 (2022)
경기도 분쟁조정 위원 (2020)
한국저작권위원회 저작권법률지원단 30인 선정 (2023)
권선례 파트너변호사
포항제철고등학교 졸업
연세대학교 경영학과 졸업
연세대학교 법학전문대학원 졸업
제5회 변호사시험 합격
한국인터넷광고재단 활동 (2017)
前 법무법인 랜드마크·수호·이경
법무법인 태림 파트너변호사 (2021~현재)
변리사 등록 (2023)
대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
한국저작권위원회 저작권법률서비스지원단 위촉 (2025)
VIII. 찾아오시는 길
수단 | 정보 |
|---|---|
전화 | 1522-7005 (평일 09:00~18:00 / 야간·주말·공휴일 예약제) |
카카오 채팅 | |
이메일 | |
방문 | 서울 강남구 테헤란로 401 (삼성동, 남경센터) 14층 (선릉역 9번 출구 도보 1분) |
상담예약 | |
오시는 길 상세 |
전국 주사무소·분사무소 7곳
사무소 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|
서울 주사무소 | 1522-7005 | 서울 강남구 테헤란로 401 (삼성동, 남경센터) 14층 |
부산 분사무소 | 1522-7005 | 부산 연제구 법원로 20 (거제동, 로제스티빌딩) 4층 402호, 403호 |
대구 분사무소 | 053-744-6715 | 대구 수성구 동대구로 351 (범어동, 법무빌딩) 605호 |
수원 분사무소 | 031-215-9448 | 경기 수원시 영통구 광교중앙로248번길 107 (하동) 502호 |
고양 분사무소 | 031-901-6765 | 경기 고양시 일산동구 장백로 204 (장항동, 보림빌딩) 704호 |
천안 분사무소 | 041-555-6713 | 충남 천안시 동남구 청수14로 62 (청당동) 401호 |
인천·부천 분사무소 | 1522-7005 | 경기 부천시 상일로 126 (상동, 뉴법조타운) 402호 |
[광고 고지] 광고책임변호사 : 하정림 / 법무법인 태림 서울 주사무소 사업자등록번호 : 223-86-01305 본 내용은 법무법인 태림의 업무를 소개하는 광고이며, 개별 사건의 결과는 사실관계 및 법적 판단에 따라 달라질 수 있습니다.