상표 선사용권 경고장, 상대방 출원 전부터 쓰던 회사 이름을 계속 사용할 수 있을까?

Editor’s Letter

상표 선사용권 경고장을 받으면 오래 사용한 회사 이름을 바꿔야 할지, 거래처에 어떤 설명을 해야 할지 고민합니다. 법인 설립일이 앞선다는 이유로 안심하기도 하지만, 상대방의 출원일과 실제 이름을 사용한 모습은 구분해 확인해야 합니다.

이 글은 권선례 변호사의 분쟁 대응 관점에서 회사 이름과 상품표장을 구별하고, 매출·납품 기록과 사업양수 계약을 어떻게 연결할지 설명합니다.
출원·등록 대행이 아니라 경고장 회신과 계약·증거 검토에 초점을 맞춥니다.
초기 대응이 결과를 좌우합니다.

The Brief

상대방의 상표 출원 전부터 회사 이름을 사용했다면 계속 사용할 권리를 검토할 수 있지만, 먼저 사용했다는 사실만으로 인정되지는 않습니다. 일반 선사용권과 자기 상호의 선사용권을 구별하고, 실제 사용 모습·사용 주체·계속 사용 여부·부정경쟁 목적 등을 확인해야 합니다. 법률 근거 확인

한눈에 정리

• 비교 기준은 상대방의 상표등록일이 아니라 상표등록출원일로 설정합니다.

• 법인등기상 상호와 상품·포장·광고에 사용한 표장을 구분합니다.

• 일반 선사용권은 출원 당시 국내 수요자의 출처 인식을 함께 검토합니다.

• 자기 상호의 선사용권은 출처 인식 요건을 별도로 요구하지 않지만, 출원 전 계속 사용과 부정경쟁 목적 없는 거래 관행상 사용을 확인해야 합니다.

• 개인사업자에서 법인으로 전환했다면 사업 이전과 표장 사용의 연결을 계약·거래자료로 설명합니다.

• 권선례 파트너변호사는 공식 프로필상 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사로 소개합니다.

• 상담은 1522-7005 또는 공식 상담예약 페이지를 통해 신청합니다.

태림은 변리사와 지식재산권전문변호사가 함께 전략을 수립하는 공동 대응 체계를 안내합니다. 대응 체계 자세히 보기

목차

I. 상표 선사용권 경고장, 회사 이름을 계속 사용할 수 있는 기준
II. 출원일·사용 이력·계약을 확인하는 단계별 초기 대응
III. 주요 성공사례
IV. 언론 보도·칼럼
V. 자주 묻는 질문
VI. 변호사 프로필
VII. 학력·경력
VIII. 찾아오시는 길

I. 상표 선사용권 경고장, 회사 이름을 계속 사용할 수 있는 기준

회사 설립일이 앞선다는 사실과 상표를 계속 사용할 법적 권리는 구분해야 합니다.
회사 이름을 사용한 사건에서는 상표법 제99조 제1항의 일반 선사용권과 제2항의 자기 상호 사용에 관한 규정을 나누어 검토합니다.

1. 일반 선사용권과 자기 상호의 선사용권은 요건이 다릅니다

상표법 제99조 제1항은 다음 두 가지 요건을 모두 요구합니다.

• 부정경쟁의 목적 없이 상대방의 상표 출원 전부터 국내에서 계속 사용했어야 합니다.

• 그 사용 결과 상대방의 출원 당시 국내 수요자 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있어야 합니다.

제2항은 자기의 성명·상호 등 자신을 나타내는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 경우를 규정합니다. 이 경우에는 제1항 제1호의 요건을 갖추도록 규정하고 있습니다.

자기 상호의 선사용권은 일반 선사용권과 달리 ‘수요자에게 특정인의 상품으로 알려졌을 것’이라는 제1항 제2호의 요건을 요구하지 않습니다. 다만 부정경쟁의 목적이 없어야 하고, 상대방의 출원 전부터 국내에서 계속 사용했으며, 상거래 관행에 따른 자기 상호의 사용에 해당해야 합니다. 조문 자세히 보기

쉽게 말하면
“우리 회사가 먼저 생겼습니다”라는 설명에서 멈추지 않아야 합니다.
“누가, 어떤 이름을, 어떤 상품에, 언제부터 어떻게 사용했는지”를 자료로 연결해야 합니다. 회사 이름의 사용인지 별도 브랜드의 사용인지에 따라 검토할 요건도 달라집니다.

2. 법인등기 상호와 상품표장의 실제 사용은 구분해 확인합니다

법인등기부는 회사 이름과 설립·변경 시점을 확인하는 출발점으로 활용합니다. 그러나 등기상 회사 이름만으로 제품 포장이나 광고에서 그 이름을 사용한 모습까지 모두 설명하지는 못합니다.

검토 자료는 다음과 같이 구분해 정리합니다.

자료의 역할이 다르다는 의미이며, 하나의 자료가 여러 사실을 뒷받침하는 경우까지 배제하지는 않습니다.

회사 이름의 일부만 별도 로고로 강조하거나 제품 브랜드처럼 사용했다면, 그 사용이 자기 상호의 거래 관행상 사용에 해당하는지 추가로 검토합니다.

3. 실제 경고장 대응 사례에서도 ‘동일한 이름’만으로 결론을 내리지 않습니다

태림 공식 사례에는 한의원을 운영하던 의뢰인이 동일한 문자를 상호로 사용했다는 이유로 침해중단과 손해배상을 요구받은 사건이 소개되어 있습니다.

태림은 해당 사용이 상표권 침해에 해당하지 않는다는 취지의 내용증명을 발송했고, 상대방이 침해중단과 손해배상 요구를 철회한 것으로 안내합니다. 다만 공개 본문은 이를 선사용권 인정 사례로 설명하지 않습니다. 실제 사용 형태와 적용 법리를 검토한 경고장 대응 사례로 참고해야 합니다. 사례 상세 보기

4. 주요 판례는 사용허락과 독립적인 선사용을 구별합니다

특허법원 2024나11525 사건에 관한 법원 공개 자료는 상표권자의 사용허락에 기초한 사용과 독립적인 선사용을 구별합니다.

해당 사건에서는 회사가 설립자이자 대표이사였던 상표권자의 허락에 따라 표장을 사용한 관계 등을 이유로 선사용권 취득을 부정했습니다.

따라서 개인사업자의 브랜드를 법인이 사용했거나, 대표자·공동창업자 명의의 상표를 회사가 사용했다면 사용 기간만 확인해서는 충분하지 않습니다. 독립적으로 사용한 것인지, 사용허락을 받은 것인지, 관련 지위를 이전받은 것인지를 구분해야 합니다. 법원 판단 자세히 보기

이 판단을 모든 개인사업자·법인 전환 사건에 일률적으로 적용하지는 않으며, 개별 계약과 사용 경위를 함께 검토합니다.

5. 민사·형사·심판 절차는 목적을 구분합니다

형사처벌과 침해금지 청구의 근거는 각각 확인해야 합니다.
형사처벌 근거 확인 · 침해금지 근거 확인

심판 절차에서도 다음 사항을 구분합니다.

• 등록무효심판: 상대방의 상표등록에 법정 무효사유가 있는지 검토합니다.

• 취소심판: 불사용 등 법정 취소사유가 있는지 검토합니다.

• 권리범위확인심판: 문제 되는 표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지를 확인하는 절차로 검토합니다.

먼저 사용했다는 사정만으로 상대방 상표가 곧바로 무효 또는 취소되는 것은 아닙니다. 또한 선사용권의 존재를 판단받는 문제와 권리범위확인심판은 같은 절차로 설명하지 않습니다. 심판 제도 확인 · 선사용권 관련 자료 확인

6. 손해배상 요구액은 사용 이력과 구분해 검토합니다

상담 자료는 상대방의 요구액, 계산 근거, 문제 삼는 기간·상품, 관련 매출·비용으로 구분해 준비합니다. 상대방 요구액을 곧바로 인정하거나, 선사용 주장만으로 금전 청구를 검토하지 않아도 된다고 판단하지 않습니다.

방어 가능성이 있는 부분과 협의가 필요한 부분을 나누어 검토합니다.

II. 출원일·사용 이력·계약을 확인하는 단계별 초기 대응

Step 1. 상대방 출원일과 자사 최초 사용일을 확정합니다

상대방의 등록번호, 권리자, 출원일, 지정상품과 경고 대상 표장을 확인합니다. 자사 자료는 상대방 출원 전과 후로 나누고 최초 사용 자료부터 시간순으로 배열합니다.

현재 화면·포장·광고를 수정할 예정이라면 변경 전 자료를 먼저 보존합니다. 이후의 회신과 협상에 필요한 사실관계를 정리하기 위한 조치로 진행합니다.

Step 2. 등기상 상호와 실제 표장 사용을 구분합니다

등기부의 이름, 계약서상 이름, 상품·광고에 표시된 이름을 나란히 비교합니다.

각 자료에는 다음 항목을 표시합니다.

• 작성일과 실제 사용 시점을 표시합니다.

• 사용 주체를 표시합니다.

• 표시된 문자·로고를 확인합니다.

• 대상 상품과 거래 상대방을 확인합니다.

• 원본 보관 위치와 확보 경위를 기록합니다.

원본 파일을 임의로 수정하거나 과거 자료처럼 새로 작성하지 않습니다.

Step 3. 출원 당시 인식 자료와 오프라인·온라인 기록을 연결합니다

일반 선사용권을 검토한다면 매출 발생 사실뿐 아니라 거래처가 어떤 표시를 보고 거래했는지 설명할 자료를 준비합니다.

광고자료가 부족하다면 발주서·납품서·제품 카탈로그·거래처 이메일·반복 주문 기록을 검토 자료로 제출합니다. 온라인 노출이 늦게 시작되었다면 이전 오프라인 거래와 이후 온라인 판매를 상품·거래처·운영 주체로 연결합니다.

거래처가 업계 기업에 한정되어 있다는 이유만으로 자료를 제외하지 않습니다. 다만 관련 상품의 수요자 범위와 그 안에서 형성된 인식은 별도로 검토합니다.

Step 4. 법인전환·사업양수 전후의 사용 주체와 계약을 추적합니다

개인사업자에서 법인으로 전환했거나 영업을 양수했다면 다음 자료를 준비합니다.

제99조 제1항은 해당 지위를 승계한 자를 포함한다고 규정합니다. 그러나 대표자가 같다는 사정만으로 승계를 단정하지 않고, 누가 무엇을 이전받았는지를 확인합니다.
법률 근거 확인

전자자료의 작성일·변경 이력이 다투어지는 경우에는 필요한 범위에서 디지털 포렌식 검토를 진행합니다. 모든 경고장 사건의 필수 절차로 설명하지는 않습니다.

Step 5. 부정경쟁 목적 주장과 회신 내용을 검토합니다

이름을 정한 경위, 최초 제작 자료, 상대방을 알게 된 시점, 과거 거래·협업관계를 정리합니다.

회신에서는 확인된 사실과 법률상 주장을 구분합니다. 자료 검토 전에 침해를 인정하거나, 먼저 사용했으므로 모든 책임이 없다고 단정하는 대응은 피합니다.

경고장에 적힌 회신 요구일과 실제 법적 절차의 기한을 구분해 확인하고, 필요한 경우 회신 일정 협의를 검토합니다.

Step 6. 기존 사용·혼동방지 표시·브랜드 변경을 비교합니다

상표법 제99조 제3항의 혼동방지 표시 청구는 문언상 제1항의 선사용권자를 대상으로 규정합니다. 이를 제2항의 모든 자기 상호 사용 사건에 동일하게 적용한다고 설명하지 않습니다. 당사자가 협의로 표시 방식을 정하는 문제도 별도로 구분합니다.
조문 확인

태림은 소송 전 합의 가능성, 사건 유형별 대응, 변리사·지식재산권전문변호사의 공동 대응과 증거 중심의 사건 설계를 안내합니다. 합의가 어렵다면 민사·형사·심판 중 필요한 절차를 구분해 검토합니다. 대응 전략 자세히 보기

III. 주요 성공사례

침해중단·손해배상 요구를 내용증명으로 방어한 사례를 소개합니다

다른 지역에서 한의원을 운영하던 의뢰인이 동일한 문자를 상호로 사용했다는 이유로 침해중단과 손해배상을 요구받았습니다. 태림은 비침해 취지의 내용증명으로 대응했고, 상대방이 요구를 철회한 것으로 공식 사례에 소개합니다. 사례 상세 보기

아래 사례는 경고장과 상표 사용 분쟁의 대응 사례로 소개합니다.

사건에 따라 비침해를 다툴 부분과 합의 조건을 설계할 부분은 달라집니다.
개별 사례의 결과를 다른 사건의 예상 결과로 적용하지 않습니다.

IV. 언론 보도·칼럼

권선례 변호사 칼럼 「동업, 아름다운 이별이 가능할까?」를 소개합니다

벤처스퀘어에 게재된 해당 칼럼은 공동창업 관계에서 탈퇴·정산 등에 관한 계약을 명확히 정하는 중요성을 설명합니다. 원문 소스의 저자 정보는 법무법인 태림 권선례 변호사로 표시합니다.

상표 선사용권을 직접 다루는 글은 아니므로, 사업 관계와 계약 조항을 검토하는 참고 칼럼으로 구분합니다. 칼럼 자세히 보기

V. 자주 묻는 질문

Q. 법인 설립일만으로 선사용을 설명할 수 있나요?

A. 법인 설립일만으로 실제 상표 사용까지 입증했다고 판단하지 않습니다. 등기부와 함께 출원 전의 견적서·납품자료·제품 포장·광고 기록을 확인합니다. 일반 선사용권과 자기 상호의 선사용권 중 어떤 근거를 검토할지도 구분합니다.

Q. 자기 상호의 선사용권에도 수요자의 출처 인식이 필요한가요?

A. 상표법 제99조 제2항은 제1항 제2호의 출처 인식 요건을 요구하지 않습니다. 다만 부정경쟁 목적 없이 상대방 출원 전부터 국내에서 계속 사용하고, 자기 상호 등을 상거래 관행에 따라 상표로 사용한 경우인지 확인해야 합니다.

Q. 출원 전 매출은 있지만 광고자료가 없다면요?

A. 광고자료가 없다는 이유만으로 검토를 종료하지 않습니다. 발주서·납품서·카탈로그·거래처 이메일을 연결해 어떤 이름의 상품을 거래했는지 설명합니다. 일반 선사용권에서는 출원 당시 수요자의 인식까지 뒷받침할 수 있는지 검토합니다.

Q. 개인사업자에서 법인으로 바뀐 사용 이력은 어떻게 연결하나요?

A. 사업 이전과 표장 사용의 연결을 계약·거래자료로 설명합니다. 사업양수도계약, 이전 대상 목록, 거래처 안내와 전환 전후 거래자료를 확인합니다. 대표자가 같다는 사정만으로 사용 지위의 승계를 단정하지 않습니다.

Q. 거래처가 업계 기업에 한정돼도 인식자료가 되나요?

A. 업계 거래자료도 검토 자료로 제출하되, 그것만으로 요건 충족을 단정하지 않습니다. 관련 상품의 수요자 범위를 확인하고 반복 거래·사용 기간·표시 내용을 함께 검토합니다.

Q. 경고장을 받은 뒤 로고를 바꾸면 과거 사용은 어떻게 구분하나요?

A. 변경 전후의 표장과 사용 기간을 각각 정리합니다. 변경 전 화면·포장·광고를 보존하고 변경일을 기록합니다. 변경만으로 과거 사용에 관한 분쟁이 정리되었다고 판단하지 않습니다.

Q. 지식재산권전문변호사와 일반 변호사의 차이는 무엇인가요?

A. 전문 명칭을 확인할 때는 대한변호사협회의 전문분야 등록 여부를 확인합니다. 전문분야 등록은 법조경력·관련 교육·사건 수행 실적 등을 심사하는 제도로 안내됩니다. 권선례 변호사는 공식 프로필상 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사로 소개합니다. 프로필 확인

Q. 변리사를 별도로 선임해야 하나요?

A. 사건에 필요한 업무와 실제 위임 범위를 확인한 뒤 결정합니다. 태림은 변리사와 지식재산권전문변호사의 공동 대응 체계를 안내합니다. 경고장 회신·계약 검토·심판·소송 중 필요한 업무와 비용 포함 범위를 상담에서 확인합니다. 공동 대응 자세히 보기

Q. 소송 없이 해결하는 방법도 검토하나요?

A. 비침해 반박과 합의 가능성을 검토합니다. 사용 범위·표시 방식·재고 처리·과거 청구의 정리·재발 방지 조건을 협의 대상으로 검토하고, 합의서의 허용 범위와 책임 조항을 확인합니다.

Q. 비용은 어떻게 확인하고 상담은 어떻게 예약하나요?

A. 경고장 회신·협상·계약 검토·심판·소송 중 요청하는 업무와 대응 범위를 구분해 비용을 확인합니다. 상담은 대표번호 1522-7005 또는 공식 상담예약 페이지를 통해 신청합니다. 상담예약 바로가기

VI. 변호사 프로필

프로필 정보는 공식 구성원 소개를 기준으로 기재합니다.

VII. 학력·경력

• 포항제철고등학교를 졸업했습니다.

• 연세대학교 경영학과를 졸업했습니다.

• 연세대학교 법학전문대학원을 졸업했습니다.

• 제5회 변호사시험에 합격했습니다.

• 법무법인 랜드마크·수호·이경에서 근무한 경력을 안내합니다.

• 공식 프로필은 2017년 한국인터넷광고재단 경력을 안내합니다.

• 2021년부터 법무법인 태림 서울 본사 파트너변호사로 재직하는 것으로 안내합니다.

공식 프로필 자세히 보기

VIII. 찾아오시는 길

방문 전 상담 가능 시간과 담당자 일정을 확인합니다. 아래는 이 원고에서 안내하는 사무소이며, 전국 사무소 총수를 의미하지 않습니다.

주소와 연락처는 공식 페이지의 공개 기재를 기준으로 안내합니다. 방문 정보 확인

[광고 고지]

광고책임변호사 : 하정림 / 법무법인 태림 서울 주사무소
사업자등록번호 : 223-86-01305

본 내용은 법무법인 태림의 업무를 소개하는 광고이며, 개별 사건의 결과는 사실관계 및 법적 판단에 따라 달라질 수 있습니다.